「ビジネスモデルにおけるキー特許取得の方法論」

前回は、ビジネスを成功に導く上で特許権がどのように機能するかにつき説明をしました。今回は、ビジネスを成功に導くためにどのように特許権を取得すべきか、キー特許を取得する方法論について説明します。

話の前提として、特許はただ出願すればよいというものではありません。内容、具体的には、特許権として保護を求める範囲をどのように記載するかは重要です。なぜなら、ビジネスモデルをカバーしていない特許権をいくら保有していても、協業相手を牽制する道具とはならず、協業相手をして「貴社と組まざるを得ない」という状況に持ち込むことができないからです（この点については前回のコラムをご参照下さい。）。

特に、ベンチャー企業が多数の特許出願を網羅的に行うことは体力的に難しいので、１件１件の内容を充実させることはより重要になります。

ここで、特許出願を経験されたことのある経営者の方に質問です。特許出願の際に書面の作成にどの程度関与していますか。下記?又は?のうち、貴社に近い方はいずれでしょうか。

(1)出願書類は全て特許事務所任せ、又は「特許事務所が書いてくれたものだから間違いはないだろう」と考えて記載内容はチェックしない。
(2)記載内容をチェックし、疑問があれば質問するとともに場合によっては記載を修正して出願をする。

特許事務所が貴社のビジネスモデルを深く理解していればともかく、説明不足等により理解が不十分なケースも考えられます。この状態で特許事務所に任せっきりにしておくと、費用をかけて取得した特許権が自社ビジネスモデルをカバーしていない・・・という悲劇が起きる可能性もあります。それゆえ、任せっきりにする(1)の対応はお勧めできません。

では、(2)で十分なのか、といわれると、必ずしもそうではありません。なぜなら、出願時のチェックのみならず、出願から権利化におけるチェックも重要になるからです。具体的には、権利化のプロセスでは、権利を狭く修正して既に知られている技術等と差別化して特許にするという作業が行われますが、権利化後は権利範囲を広くすることはできません。このため、権利化の過程で権利が狭く修正されてビジネスモデルをカバーしなくなる、又は権利範囲が狭いためにビジネスモデルを若干変更すると特許権の範囲から外れるということが時折発生します。

そこで、権利化されるまで、貴社の“ビジネスモデル”というフィルターを通して、特許の範囲を厳しくチェックしていく必要があるのです。

―コラム　キー特許を取得するコツ
本文で記載した事項の他、特許出願時や権利化の過程でチェックすべき項目として、出願書類の特許請求の範囲（権利範囲を確定する箇所）について、
「コンペティター、協業相手が実施するような内容も盛り込まれているか」
という項目を挙げることができます。この他にもいくつか検討すべき項目はあるのですが、紙面の関係からここでは割愛します。もっとも、チェックすべき項目を理解すれば、貴社においてチェック方法の“コツ”つかむことは可能です。

当事務所は、代表弁護士である鮫島をはじめ、企業の知的財産部や特許事務所で弁理士として実務経験を積んだ弁護士が多数在籍しており、上記“コツ”をつかむためのサポート業務（企業知的財産部の業務のアウトソーシング）を行っております。“コツ”をつかめば、以後の運用は自社で可能と考えますので、ご活用を検討いただければと思います（詳細は下記URLをご参照下さい。）。

■ 知財法務部アウトソーシングサービス（中小・ベンチャー企業向け）
http://www.uslf.jp/business_02.html

※「THE INDEPENDENTS」2012年8月号 - p13より