「グループ会社が特許権の実施品を販売していることをもって特許法１０２条２項の適用を認めた事例」

知財高裁令和４年４月２０日判決

１　事案

　本件は、本件特許に係る特許権者である一審原告が、一審被告が製造販売する製品について、本件特許権を侵害すると主張して製品の生産・譲渡等の差止及び損害賠償金の支払等を求めた事案です。 一審判決は、差止請求を認容するとともに、損害賠償請求については、一審原告が本件特許を実施していないことから１０２条２項適用を認めず、１０２条３項に基づき請求を一部認容しました。 本件は双方が控訴して、一審原告が本件特許を実施していない場合にも、１０２条２項適用があるのかが、争点とされました。

２　知財高裁の判断（１０２条２項の点）

知財高裁は、一審原告が本件特許を実施していない場合にも、１０２条２項適用があるのかについて、以下のとおり判示しました。 「一審原告製品は本件特許権の実施品であり、一審被告製品１～３と競合するものである。そして、一審原告製品を販売するのはジンマー・バイオメット合同会社であって特許権者である一審原告ではないものの、前記(1)のとおり、一審原告は、その株式の１００％を間接的に保有するＺｉｍｍｅｒ Ｉｎｃ．の管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をしており、グループ会社が、Ｚｉｍｍｅｒ Ｉｎｃ．の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して製造した一審原告製品を、同一グループに属する別会社が、Ｚｉｍｍｅｒ Ｉｎｃ．の管理及び指示の下で、本件特許権を利用して一審原告製品の販売をしているのであるから、ジンマー・バイオメットグループは、本件特許権の侵害が問題とされている平成２８年７月から平成３１年３月までの期間、Ｚｉｍｍｅｒ Ｉｎｃ．の管理及び指示の下でグループ全体として本件特許権を利用した事業を遂行していると評価することができる。そうすると、ジンマー・バイオメットグループにおいては、本件特許権の侵害行為である一審被告製品の販売がなかったならば、一審被告製品１～３を販売することによる利益が得られたであろう事情があるといえる。そして、一審原告は、ジンマー・バイオメットグループにおいて、同グループのために、本件特許権の管理及び権利行使につき、独立して権利を行使することができる立場にあるものとされており、そのような立場から、同グループにおける利益を追求するために本件特許権について権利行使をしているということができ、上記のとおり、ジンマー・バイオメットグループにおいて一審原告の外に本件特許権に係る権利行使をする主体が存在しないことも併せ考慮すれば、本件について、特許法１０２条２項を適用することができるというべきである。」

3　本裁判例から学ぶこと

　特許法１０２条２項は、損害額の立証困難を是正するため、侵害書の利益を権利者が受けた損害額と推定し、同額について損害賠償請求を可能とするもので、知財訴訟で高額賠償を可能とする権利者に有利な規定でした。ただし、同条項を利用するには、これまでは、一審判決が判断したように、権利者が自ら特許発明を実施していることが必要とされていました。 この点は、グループ会社の知財管理に影響を与えていました。多数のグループ会社が存在する企業体の場合、グループ会社全体の知財を一括管理するために、グループ会社の特許を１社が集約して保有・管理するケースが存在します。しかし、同ケースでは、特許権を保有・管理する企業が必ずしも、特許発明を実施していないので、侵害事案が生じた場合でも、高額賠償が期待できる特許１０２条２項が活用できないのではないか？との懸念がありました。

以上

※「THE INDEPENDENTS」2023年5月号 P13より
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