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「化学・バイオ分野における特許(1)」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士/弁理士 篠田 淳郎 氏

2008年東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻博士課程(理学博士)修了後、阿形・本多国際特許事務所(現:本多国際特許事務所)入所。2015年1月弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東館16階
TEL:03-5561-8550(代表)
構成人員:弁護士23名・スタッフ10名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/




1.はじめに

 前回まで関裕治朗弁護士が、「中小ベンチャー企業における特許総論」と、「機械分野における特許」と題しまして、主に、「広くて強い特許」をとるためにはどのような点に気をつければよいかを4回に渡って説明してきました。
 今回から、私が関裕治朗弁護士からバトンを受けまして、「化学・バイオ分野における特許」について担当します。

2.特許業界における“分野”

 特許業界(弁護士、弁理士、企業知財部など、特許で禄を食む人たちが属する界隈)では、発明をざっくりと、機械・電気系、化学・バイオ系、そして、最近になって加わったIT・ソフトウェア系という3つの分野に分類しています。この“分野”には、特に厳密な定義があるわけではなく、個々の発明がどの分野に属するかといったことにはあまり意味がありません。前回、関弁護士も「機械分野」という用語を「あらゆる分野から化学及び情報技術等を除いたもの」というように緩やかに定義して用いていました。
 しかし、この“分野”というのは、時と場合、そして人によっては、国境のように厳然たる壁として立ちはだかります。一言でいうと、分野ごとに、プラクティスが大きく異なるのです。それは、特許出願書類の書き方であったり、特許庁における審査対応であったり、訴訟における戦い方であったり、と多岐に渡ります。特許事務所での弁理士の採用も、“化学・バイオ系弁理士募集(未経験可)”、“機械系弁理士急募”というように、分野別に行われることが一般的です。特許庁の審査部門も、機械・電気系の審査第一部、第二部、化学・バイオ系の審査第三部というように分かれています。弊所も、機械・電気系弁護士、化学・バイオ系弁護士、IT・ソフトウェア系弁護士と各種取り揃えてございますが、弁護士をこのように分類するのはおそらく日本では弊所だけだと思われます。基本的に、弁護士は、法学部出身の法律系ですから、発明の分野ごとに分類する必要はありません。

3.分野が分かれていることがベンチャー企業にどう関係するのか

 では、特許業界において発明の分野ごとにプラクティスが大きく異なるということは、ベンチャー企業にとってどのような影響があるのでしょうか。それは、専門家を選ぶ際には、その人の専門分野、得意分野が自社の発明に合致しているか注意をしましょう、ということです。化学・バイオ分野での常識の下で機械・電気系の発明を取り扱うと危険な目に遭いかねません。逆もまた然りです。
 通常、事務所のウェブサイトに専門家の経歴が書いてありますので、そこからその人の専門分野を判断することになろうかと思いますが、時折、それまでの経歴とは関係ない分野について経験を積まれる方がいます(私も高分子化学については特許事務所での業務を通じて学びました。)。また、もちろんですが、オールマイティな専門家も数多くいます。弊所でも、各弁護士が専門分野を中心としつつも、異なる分野の発明を担当することが多々あります。

4.次回以降

 次回以降では、化学・バイオ分野に特有のプラクティスに触れていきたいと思います。

「THE INDEPENDENTS」2016年9月号 - p20より