「権利活用（3）」

弁護士幸谷泰造

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弁護士法人内田・鮫島法律事務所
弁護士幸谷泰造氏

2003年東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程修了後、ソニー（株）にて、ソフトウェア開発業務に従事。その後企業内弁理士として、国内外の特許権利化や特許侵害に関する業務等に従事した後、現職。

【弁護士法人内田・鮫島法律事務所】
所在地：東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル701
ＴＥＬ：03-5511-6211（代表）
構成人員：弁護士19名・スタッフ10名
取扱法律分野：知財・技術を中心とする法律事務（契約・訴訟）／破産申立、企業再生などの企業法務／瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/

１．今回のテーマ

　今回は、同一名称の会社から商標権侵害の警告を受けたときの対応策についてお伝えしたいと思います。

２．会社設立後に商標権侵害の警告が！

　貴社は携帯電話のソフトウェア販売を主な事業とする○△×株式会社を設立しました。これからの事業展開に期待を抱いていた矢先、同一名称である○△×を名乗るソフトウェア関連会社から一通の警告が来ました。そこには、「○△×は当社の登録商標です。直ちに使用を止めるよう警告いたします。」との文字が。
　このような警告を受けてしまった後の対応策についてのご相談は少なくありません。ブランド名であれば、立ち上げ直後は名称変更などが可能な場合があると思いますが、社名ですとなかなかそうもいきません。会社設立前に十分な商標調査を行っておけばこのような事態にはならなかったものの、今となっては後の祭りです。警告への対応策を考えなければなりません。

３．商標登録原簿を確認する

　まずは商標公報又は商標登録原簿で先方の登録商標に関する情報を確認します。先方の登記簿謄本も取り寄せて、会社に関する情報も確認すべきでしょう。どのような経緯でその商標が取得されたのかを知る必要があるからです。

４．先に使用していただけでは反論とはならない

　上記の結果、貴社のほうが先に○△×の使用を開始していることがわかったとします。「私たちのほうが先に使用しているし、先使用権というものがあるのではないか」と考えた方もいらっしゃるかもしれません。たしかに、先使用権が成立すれば、他社に先に○△×を商標登録されてしまったとしても、他社の商標権の侵害とはなりません。しかし、先使用権は、単に先に使用を開始していたというだけでは認められません。先に使用をしたことの他、他社の出願前に貴社の商標がある程度有名になっている必要があります。また、たとえ貴社の商標がある程度有名であったとしても、そのことを証明するには相当の手間がかかりますので、先使用権の反論は容易ではありません。

５．その他の方策

　前回までの記事で、先方の商標が使用されていなければ、その商標登録を取り消すことができる手続があることをお伝えしました。しかし、今回のような事例では、あまり有効な手段ではないのが通常です。先方は商標を取得してから間もない場合が多く、継続して３年以上日本国内において使用していないという取消要件を満たさないことが多いからです。
　次に、貴社と取引関係にあった会社が勝手に出願してしまった等、貴社と何らかの関係にあった会社であれば、貴社の商標の盗用出願であるとして商標登録が無効であるとの反論ができる可能性がありますが、貴社と全く取引関係のない第三者ではこの反論は容易ではありません。
　そうなると、結局はライセンス料を支払うか、社名変更を余儀なくされる事態となってしまいます。

６．まとめ