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「権利活用(2)」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 幸谷 泰造 氏

2003年東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程修了後、ソニー(株)にて、ソフトウェア開発業務に従事。その後企業内弁理士として、国内外の特許権利化や特許侵害に関する業務等に従事した後、現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル701
TEL:03-5511-6211(代表)
構成人員:弁護士19名・スタッフ10名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/

1.今回のテーマ
 今回は、商標権を取得した後の使用態様に関して注意すべき点をお伝えしたいと思います。

2.登録商標は使用しなければ取り消されるおそれがある
 商標権を取得したものの、当初の事業計画が変更になり、結局使わずじまいとなってしまっていることもあるかと思います。将来的に使用予定のない商標であれば問題ないですが、将来的に事業において使用する予定であれば、早めに使用しておくことをおすすめします。登録商標は、継続して3年以上使用していないと、第三者からの請求により取り消されるおそれがあるためです。取り消されてしまうと、せっかく取得した商標権が消滅してしまうことになります。

3.原則として登録商標そのものを使用する必要がある
 「うちの会社は商標を使用しているから大丈夫だ」と安心されている方もいらっしゃるかもしれませんが、商標は、登録商標そのものを使用することが原則です。事業との関係でブランドロゴを一新したりする場合もあるかと思いますが、その場合は注意が必要です。
 実際の事例を一つご紹介します。宝酒造株式会社の親会社は左の商標権を有していましたが、これと同一の商標は使用せず、右の商標を使用していました。その結果、登録商標を使用していないとして、左の商標登録が取り消されてしまいました。
 このように、いずれも「タカラ」という読み方は共通しているものの、使用態様が異なると、登録商標を使用していないと判断されるおそれがあります。完全同一の商標を使用しなければならないわけではありませんが、文字と図形が組み合わさった商標から文字のみを抜き出して使用している場合は、その商標を使用していないと判断される傾向があるので、注意が必要です。

4.登録商標の使用は商品・サービスごとに判断される
 「うちは登録商標と同一のものしか使用していないから大丈夫だ」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、商標の使用に際しては、もう一つ注意点があります。商標は、登録されている商品やサービスに対して使用しなければならないということです。  例えば、「INDEPENDENTS」という登録商標が、「投資に関する助言」というサービスと、「飲食物の提供」というサービスの2つで登録されていたとします。その際、「投資に関する助言」については「INDEPENDENTS」を使用しているが、「飲食物の提供」には使用していない場合、「飲食物の提供」については取り消されるおそれがあります。このように、全く事業分野が異なる場合はわかりやすいですが、例えば、「コンピュータプログラム」(商品)と「コンピュータプログラムの開発」(サービス)は、異なる商品・サービスになりますので、一方を使用していても他方を使用していることにはならない点には注意が必要です。

5.まとめ
 商標権を取得したものの、使わずじまいとなっているものがあれば、将来的に事業において使用予定か否かを見極め、使用の可能性があれば、早めの使用開始計画を立てる必要があります。
 また、一見すると事業に使用しているようにみえても、実際は使用していないというケースもあります。せっかく築いたブランドが、商標の取消しによって保護できなくなってしまう場合もあるので、使用態様には注意が必要です。


※「THE INDEPENDENTS」2015年10月号 - p21より

【知財を活用した中小企業のブランド戦略第1回】商標権の取得(1)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第2回】商標権の取得(2)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第3回】商標権の取得(3)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第4回】商標権の取得(4)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第5回】商標権の取得(5)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第6回】商標権の取得(6)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第7回】商標権の取得(7)
【知財を活用した中小企業のブランド戦略第8回】商標権の取得(8)