「「ステーキの提供システム」は発明として認められるか？」

知財高裁平成30年10月17日判決（平成29年（行ケ）第10232号［ステーキの提供システム（いきなり！ステーキ）事件：特許取消決定取消請求事件］

　今回から、特許に関する判例を紹介していきます。初回は、立食形式で好みの量のステーキを安価かつスピーディに提供する「いきなり！ステーキ」のビジネスモデル特許に関する判決を紹介します。

１．事案

　本件は、「いきなり！ステーキ」を営業する㈱ペッパーフードサービス（原告）が「ステーキの提供システム」について特許出願を行い登録査定が下りたところ（特許第5946491号）、当該特許の発明該当性を争点として異議申立がなされ、特許庁（被告）において取消決定が出されたため、原告がその取消決定の取り消しを求めて提訴した事案です（当該特許の請求項1は図(*1)に示す通り。赤字は筆者による。）。
　

2．知財高裁の判断

　本件は、特許庁における異議申立の段階においては、本件特許発明1の発明該当性に関し、本件特許発明1は、その本質が、経済活動それ自体に向けられたものであり、全体として「自然法則を利用した技術思想の創作」に該当しないから、特許法2条1項に規定する「発明」に該当しないと判断されていました。
　これに対し、知財高裁では、特許庁の判断を覆し、「本件特許発明1の技術的課題，その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと，本件特許発明１は、札、計量機及びシール（印し）という特定の物品又は機器（本件計量機等）を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明1の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するということができる。したがって、本件特許発明1は、特許法2条1項所定の『発明』に該当するということができる。」と、本件特許発明1の発明該当性を肯定して、特許庁による特許取消決定を取り消すとの判決を下しました。

3．本裁判例から学ぶこと

　特許の保護対象としての「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなければならないところ、特許庁の審査基準では、「ビジネスを行う方法それ自体」については、「自然法則を利用していないもの」とされています。したがって、異議決定においては、本件特許発明1の本質が「ビジネスを行う方法それ自体」に合致すると判断され、発明該当性が否定されたものと思われます。
　一方、知財高裁では、特許庁が単に道具にしか過ぎないと判断した「札」、「計量機」及び「シール（印し）」という特定の物品又は機器（装置）を発明の効果との関係で技術的意義を有する技術的手段であると認めています。 本件は、特許庁が否定した「発明」該当性を知財高裁がこれを覆し肯定した点で、ビジネス関連発明の可能性に重要な示唆を与えるものであり、実務上も重要なケースです。
　具体的には、本件の知財高裁の判決を前提とすると、ビジネス関連発明の特許明細書実務においては、課題を解決するための技術的手段の相互関連性を詳細に記載すること、当該技術的手段が発明の効果との関係で技術的意義を発揮していることを明記することが、発明該当性との関係で重要となるでしょう。

（注釈）
*1 原告は、異議申立がなされた後、特許請求の範囲について訂正請求を行い、図に示す訂正後の請求項1について訂正が認められましたが、特許庁により発明該当性が否定されました。

※「THE INDEPENDENTS」2019年6月号 - p30より
※6月号掲載時点での情報です