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「商標権の取得(1)」

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弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 幸谷 泰造 氏

2003年東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻修士課程修了後、ソニー(株)にて、ソフトウェア開発業務に従事。その後企業内弁理士として、国内外の特許権利化や特許侵害に関する業務等に従事した後、現職。

【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
所在地:東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル701
TEL:03-5511-6211(代表)
構成人員:弁護士19名・スタッフ10名
取扱法律分野:知財・技術を中心とする法律事務(契約・訴訟)/破産申立、企業再生などの企業法務/瑕疵担保責任、製造物責任、会社法、労務など、製造業に生起する一般法律業務
http://www.uslf.jp/

1.はじめに
前回まで21回にわたり「中小企業の特許戦略・事業戦略」を取り上げてきましたが、今回から、知財を活用した中小企業のブランド戦略と題して、ビジネスを展開していくうえで留意すべき様々な問題を取り上げていきたいと思います。

中小企業のブランド戦略において中心となるのは、ご存じのとおり商標です。商標は全てのビジネス分野において必要となります。よって、今回から数回にわたり、商標権の取得段階と権利行使段階に分けて連載していきたいと思います。

ブランド戦略におけるその他の保護形式として、例えば特徴的な形態を有する商品に関するビジネスを行っている会社等では、意匠権による保護が考えられます。また、マスコットキャラクター等を制作してキャラクタービジネスを行っているような会社等では、著作権による保護が考えられます。その他、不正競争防止法による保護が考えられます。このようにブランド戦略においては、商標を中心として、その他の知的財産法によって補完していくことになります。よって連載の中心は商標となりますが、商標以外の保護形式についても紙幅の許す限り取り上げていきたいと思います。

2.商標権取得の必要性
商標権を取得するためには、特許庁に対し商標登録出願を行う必要があります。では、そもそもなぜコストをかけて商標登録出願を行う必要があるのでしょうか。

第一に、自社の使用を確保することが挙げられます。商標登録は基本的に早い者勝ちの世界です。よって、自社が使用したい商標を他社に先に登録されてしまうと、たとえ自社が先にその商標を使用していたとしても、原則として使用ができなくなります。そうすると、会社名やブランド名の変更が必要となりますが、名刺やウェブサイト等全ての変更が必要となるため、莫大な費用がかかることになる他、これまで積み上げてきた自社ブランドの顧客に対する信用も失ってしまいます。

第二に、他社の使用を排除することが挙げられます。商品やサービスが有名になってくると、その信用にただ乗りしようとする模倣業者が現れる可能性が高くなってきます。商標権を取得していなければ、模倣業者に対し原則として差止や損害賠償を請求することはできず、ビジネスに支障を来すことにもなりかねません。

第三に、ビジネスを展開するうえで商標権を取得していることが契約条件となる場面があるということが挙げられます。ビジネスに際しては、商標権は契約段階におけるツールとしても重要である場合が多いのです。例えば、自社の商品を百貨店等の小売業者に販売する際、百貨店等は商標権侵害のリスクを避けるため、商品名が商標登録されていることを取引の条件としている場合があります。また、株式上場の審査において、自社名や自社ブランド名が商標登録されていることが上場条件となる場合があります。先に述べたように、自社の商標が他社に先に登録されてしまっていた場合、会社名やブランド名の変更を余儀なくされ、上場の前提が崩れてしまうリスクがあるからです。

3.まとめ
このように、中小企業のブランド戦略にとって、商標権取得の必要性は大きく、商標に無頓着では、ビジネスが止まってしまうリスクもあります。そこで次回以降では、まず商標権の取得段階においてとるべき戦略や注意すべき点を説明していきたいと思います。

※「THE INDEPENDENTS」2015年1月号 - p19より

【知財を活用した中小企業のブランド戦略第2回】商標権の取得(2)